Analizamos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de febrero, que examina las implicaciones del uso de marcas de terceros en el servicio “Adwords”.
1.Antecedentes y contexto
El Tribunal Supremo (TS) enjuicia la utilización de la marca notoria de un tercero en el seno del servicio de referenciación “Adwords” de Google. “Adwords” permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de coincidir con las introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional o patrocinado a su sitio.
La relevancia de esta sentencia estriba en que se analiza la posibilidad de proteger a los titulares de las marcas bajo la normativa de competencia desleal. Recordemos que en los precedentes jurisprudenciales, esto es, la STS de 26 de febrero de 2016, caso Masaltos, o en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 22 de setiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros, así como en la TJUE, de 23 de marzo de 2010, caso Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA, la discusión jurídica se realizaba desde un punto de vista de la normativa de marcas, sin entrar a valorar ulteriores implicaciones en materia de competencia desleal.
Así las cosas, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de la Marca Comunitaria Núm. 1 desestimó la demanda del titular de la marca, al entender que la conducta del anunciante no lesionaba las funciones de la marca, esto es, la identificación de la procedencia empresarial ni su función publicitaria. Del mismo modo, dicho Juzgado entendió que la conducta enjuiciada tampoco constituía un acto de competencia desleal.
El titular de los derechos marcarios apeló la sentencia de instancia ante la Audiencia Provincial, quién confirmó la desestimación de la acción marcaria pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal.
Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, el anunciante interpuso recurso de casación, cuya fundamentación nuclear consistía en la vulneración de la “teoría de la complentariedad relativa”, esto es, que cuando unos mismos hechos han sido enjuiciados en base a la legislación de marcas, no procede su revisión posterior al amparo de la Ley de Competencia Desleal.
2.Teoría de la complementariedad relativa
Como ya se ha avanzado, entendemos que la relevancia de esta sentencia es la eventual aplicabilidad de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, en particular, la explotación de la reputación ajena (art. 12), toda vez que la jurisprudencia marcaria en supuestos parecidos es pacífica en cuanto a que no existe vulneración de derechos de propiedad industrial.
Para ello, el TS da cuenta de la relación existente entre la normativa sobre marcas y la normativa en materia de competencia desleal; mientras la primera reconoce el derecho de exclusión (“ius prohibendi”) sobre un bien inmaterial, la segunda tiene como vocación velar por el correcto funcionamiento del mercado. Sin embargo, la función de la marca como indicador del origen empresarial también coadyuva a mantener el funcionamiento del mercado. La relación existente entre ambas legislaciones se ha definido por la jurisprudencia como “complementariedad relativa”
De conformidad con la teoría de la “complementariedad relativa”, es necesario realizar en cada caso un juicio de valor que permita discernir si es necesario complementar la protección jurídica de la normativa de marcas con los remedios de las normas de competencia desleal, sin que sean admisibles criterios que aúnen o rechacen de manera automática la aplicación de una u otra normativa.
Lo que no cabe en ningún caso es adoptar, al amparo de la leyes concurrenciales, soluciones que generen nuevos derechos sobre activos marcarios. Por consiguiente, si las conductas consiguen superar el control marcario, no es posible que los mismos hechos constituyan actos de competencia desleal por las mismas razones relevantes que las que han sido utilizadas para examinar la licitud de la conducta en primer lugar.
3.Razonamiento y fallo
El fallo del TS se apoya en gran medida en un precedente similar dirimido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 22 de setiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros.
El artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (desarrollado en el artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas), prohíbe la elección de marcas renombradas en las palabras clave en el servicio de referenciación “Adwords”, cuando, sin justa causa, el anunciante se aprovecha de la marca renombrada para explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular sin que éste reciba una compensación.
Ahora bien, cuando en los enlaces patrocinados no se ofrecen productos o imitaciones de los titulares marcarios, sino que se ofrecen alternativas de la marca notaria, sin causar dilución de ésta y sin menoscabar sus demás funciones, ello no supone una vulneración de legislación de marcas.
En el supuesto que nos ocupa, el TS estima que no cabría la aplicación de la teoría de la “complentariedad relativa” por cuanto, como se ha analizado, el eventual ilícito concurrencial se fundamentaba en idénticos elementos fácticos, es decir, ya han sido examinados a la luz de la Ley de Marcas.
Téngase en cuenta que en el presente caso, el anuncio permitía perfectamente al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar que los productos incluidos en el anuncio no procedían del titular de la marca, sino de un tercero, en línea con los criterios de la sentencia del TJUE, de 23 de marzo de 2010, caso Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA
Por ello, el TS estima el recurso de casación interpuesto por el anunciante, y deja sin efecto la sentencia de la Audiencia Provincial para confirmar la dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de la Marca Comunitaria Núm. 1.
Esta nueva sentencia del TS viene a reforzar el criterio seguido en casos precedentes en cuanto a la utilización de marcas de terceros en el servicio de Adwords. Con todo, el TS da un paso más, vetando asimismo la aplicación de la Ley de Competencia Desleal para tutelar situaciones como la presente.