Analizamos el Real Decreto-ley 23/2018, que transpone la Directiva europea en materia de propiedad intelectual e industrial, y que modifica la Ley de Marcas 17/2001.
1.- Contexto
El pasado 14 de enero del 2019 entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2018 por el que se modifica la Ley 17/2001 de Marcas. Con dicha reforma se adapta la legislación nacional a la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
De esta manera, el alcance de la armonización busca facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa, aproximando tanto las disposiciones de derecho material como las de carácter procedimental.
En todo caso, es importante tener en cuenta que, la reforma se ha tramitado por la vía del decreto-ley, lo cual implica que no ha habido debate parlamentario para su aprobación y que aún es necesario que sea convalidado. Por otro lado, es una tarea necesaria y también pendiente la de desarrollar reglamentariamente varios puntos del nuevo cuerpo normativo.
Entre las novedades de la nueva Ley de Marcas con respecto a su antecesora, destacamos:
2.- Legitimación (Art.3 LM)
La nueva Ley de Marcas establece en su artículo 3.1 que estarán legitimados para obtener el registro de marcas o nombres comerciales cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público. Se ha eliminado, por tanto, el requisito de la nacionalidad española o la residencia en territorio español, para extranjeros, para acceder al registro de marcas.
3.- Nuevo concepto de marca (Art.4 LM y 8 LM)
Una de las novedades más destacadas, atendiendo a los avances tecnológicos, es la supresión del requisito que exigía que los signos fueran susceptibles de representación gráfica para poder ser registrados como marcas.
Así, se reconfigura el concepto de marca, de tal modo que podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una compañía respecto de las otras, y que pueda ser representado en el Registro de Marcas de manera tal que permita tanto a las autoridades como al público general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.
Desde un punto de visto práctico, este cambio conllevará la posibilidad de registrar marcas no convencionales como las olfativas, gustativas e incluso hologramas, entre otros. La jurisprudencia del TJUE ha establecido que, sin embargo, el objeto de protección otorgado deberá ser determinado de manera clara, precisa, autosuficiente, duradera, objetiva, inteligible y fácilmente accesible, criterios establecidos en la STJUE sobre el Asunto Sieckmann C-273/00.
Por otra parte, desaparece la distinción entre marcas notorias (art.8.2) y renombradas (art.8.3) que contemplaba la anterior regulación marcaria. En el nuevo texto, desparece el concepto de marca notoria, esto es, aquella que es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades.
En contraposición, y en aras a armonizar la normativa nacional con la regulación comunitaria, se establece como única categoría, la marca renombrada, cuya característica es el conocimiento por el público en general, extendiéndose su protección a cualquier género de productos, servicios o actividades.
4.- El requisito de la prueba de uso (Art.21 LM)
En línea con lo que ya opera en el trámite en sede de Marcas de la Unión, se concede al solicitante de un registro marcario la facultad de exigir que, dentro de la fase de oposición, el titular de la marca anterior que haya formulado dicha oposición aporte pruebas que acrediten el uso de la marca durante los últimos cinco años, o que, en su caso, justifique la falta de uso.
La falta de prueba de uso conllevará la desestimación de la oposición, lo que implica en la práctica una reconfiguración de la distribución de la carga de la prueba en los procedimientos de solicitud y registro.
La entrada en vigor de este requisito queda condicionada a la aprobación de un reglamento de desarrollo que, entre otros aspectos, determine el tipo de pruebas que serán consideradas o exigidas.
5.- Refuerzo contra la piratería
Se añaden nuevas medidas destinadas a afrontar la lucha contra la piratería. Así, se prohíbe la introducción en España de aquellas mercancías que, sin ningún tipo de autorización, lleven consigo una marca que sea idéntica a una registrada, o incluso que no pueda distinguirse en sus aspectos más esenciales, sin la necesidad de demostrar que dichas mercancías vayan a ser comercializadas.
Esta nueva medida transpone lo establecido en la propia Directiva UE 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que establece que los titulares de las marcas deben poder impedir la entrada de mercancías infractoras “y su inclusión en cualquier régimen aduanero (…), incluso cuando tales mercancías no estén destinadas a comercializarse en el mercado del Estado miembro de que se trate.”
6.- Procedimiento administrativo de nulidad y caducidad ante la OEPM
Se atribuye competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en relación con las pretensiones de nulidad y caducidad, manteniéndose únicamente la posibilidad de instar ambas acciones ante los tribunales por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.
No obstante, el régimen transitorio de la reforma establece que la potestad de la OEPM de resolver las cuestiones de nulidad y caducidad de la marca no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023. Por tanto, hasta entonces, tales pretensiones deberán seguir ejerciéndose por la vía civil ante los tribunales.
7.- Legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca (Art.48.7 LM)
La regla general, es que los licenciatarios requieren del consentimiento del titular de la marca para incoar acciones relativas a violación de la marca que sea objeto de licencia.
No obstante, al licenciatario exclusivo, se le reconoce la facultad para interponer esta acción en caso de, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera ejercido la acción por violación.
8.- Limitaciones al derecho de marca (Art.37 LM)
La mayor parte de los límites del derecho de marca se mantienen respecto a la anterior regulación. Sin embargo, se introducen algunos cambios y novedades, por parte del legislador, entre las que destacan:
En primer lugar, la eliminación de la prohibición de uso, por parte de terceros, del nombre o dirección se limita a las personas físicas. Así, el artículo 37.1 de la nueva Ley de Marcas establece que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero de hacer uso en el tráfico económico de su nombre, o dirección, “cuando el tercero sea una persona física”.
Por otro lado, el artículo 37.3 LM, establece de manera expresa que el derecho de marca no podrá invocarse al objeto de eximir a su titular de responder frente “acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.
9.- Conclusiones
La reforma operada en la Ley de Marcas contiene muchos aspectos positivos y que contribuirán a mejorar la protección que el ordenamiento jurídico confiere al derecho marcario.
En este sentido, se prevé que el nuevo concepto de marca amplíe de forma muy notable el abanico de posibilidades de acceder al registro; la lucha contra la piratería, continua y se refuerza; y, además, la posibilidad de solicitar la nulidad y caducidad de las marcas frente a la OEPM contribuirá al desbloqueo de los tribunales.
Así las cosas, la nueva regulación supone que se modifiquen los derechos conferidos por el registro de la marca, incluidas las limitaciones a dichos derechos o los derechos del licenciatario en los procesos por violación de la marca. Por otro lado, también se regulan determinados aspectos procesales relativos a acciones por violación de marca, presupuestos de indemnización por daños y perjuicios, forma de calcular la indemnización, entre otros.
Sin embargo, deberemos esperar a que la reforma quede convalidada, así como a disponer del correspondiente desarrollo reglamentario, que condiciona la entrada en vigor de determinadas disposiciones, como, por ejemplo, la de la prueba del uso.
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